专利侵权行为认定指南.doc
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1、专利侵权行为认定指南(征求意见稿)国家知识产权局专利管理司国家知识产权局专利管理司20162016 年年 3 3 月月I目目 录录第一章 实施专利的行为.3第一节 制造.31.1 产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响 .31.2 委托加工或贴牌生产行为 .41.3 组装与维修专利产品的行为 .51.4 在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为 .61.5 制造产品仅供出口的行为 .6第二节 使用.62.1 将专利产品组装成另一产品 .72.2 拥有、储存或保存专利产品 .82.3 出租、出借、抵押、质押、演示宣传专利产品 .92.4 使用专利方法 .10第三节 销售.103.1
2、将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售的 .133.2 将留置的专利产品予以销售的 .143.3 搭售、搭送 .15第四节 许诺销售.15第五节 进口.17第二章 不侵犯专利权的行为.18第一节 经专利权人许可.181.1 专利权人明示许可.191.2 专利权人默示许可 .20第二节 指定许可或强制许可.24第三节 不以生产经营为目的.253.1 以生产经营为目的的判断因素 .253.2 以私人方式实施专利的行为 .263.3 在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为 .26第三章 其他相关问题.29II第一节 产品制造方法专利的延伸保护.291.1 延伸保护仅涉及产品制造方法 .291
3、.2“直接获得”的含义.301.3 延伸保护与是否获得新产品无关 .32第二节 共同侵犯专利权的行为.322.1 共同侵权行为的判定.332.2 共同侵权行为的责任承担.361专利权是一种排他权,对权利人而言, 正是这种特性保护了专利权人的合法权利, 使其在法律保护下获得相应的经济利益。侵犯专利权行为,是指在发明创造被授予专利权之后,任何单位或者个人未经专利权人许可,以生产经营为目的实施他人专利的行为,但专利法另有规定的除外。构成侵犯专利权行为通常需要满足以下要件:第一,行为对象是国务院专利行政部门公告授权的有效专利;第二,行为主体主观上以生产经营为目的;第三,行为主体客观上存在实施他人专利的
4、行为;第四,行为主体未经权利人许可或实施专利的行为未被专利法明确规定为不侵犯专利权。判断被控侵权人是否具有侵犯专利权的行为,可以遵循以下步骤:(1)被控侵权人是否存在实施他人专利的行为;(2)被控侵权人实施他人专利的行为是否在专利授权之后且在专利权保护期内;(3)被控侵权人是否经专利权人许可、是否不以生产经营为目的以及是否被专利法明确规定为不侵犯专利权。实施他人专利的时间点是判断构成侵犯专利权行为的一个要素。实施行为在他人的发明创造被授予专利权之后,且在专利保护期内的,可能构成专利侵权;实施行为发生在专利授权之前,且在专利授权后停止的,不构成专利侵权。对于发明专利而言,如果实施他人专利的行为发
5、生在发明专利申请公布后,且在专利授权之前(又称临时保护期)结束的,该行为不构成侵犯专利权的行为。但是,在发明专利申请授权后,专利权人有权要求在临时保护期内实施其发明的单位或者个2人支付适当的费用。要认定被诉产品或方法是否侵犯了某一项专利权,不仅需要判断所述产品或方法是否落入该专利权的保护范围,还应当认定被诉行为是否属于专利法意义上的侵权行为。因此,专利侵权判定以及专利侵权行为认定都是在处理专利侵权案件中需要考量的重要内容,前者的目的是判定被控侵权的技术方案是否落入专利权的保护范围,而后者的意义在于确认被诉行为是否满足专利法规定的侵权行为的要件。缺少其中任何一个方面的判断,都无法直接得出被诉行为
6、构成侵权的结论。相反,如果专利侵权判定和侵权行为认定任何一方面结论是否定的,则可以确认被控行为未侵权涉案专利权。例如,当可以认定被控并行为不属于专利法意义上的侵权行为时,可以在不考虑被控产品或方法是否落入专利权的保护范围的情况下得出被诉行为不侵犯涉案专利权的结论。在专利行政执法实践中,虽然专利侵权判定和侵权行为认定的过程都很重要,但不同案件表现出的焦点问题不同,案件处理的侧重点也存在差别。在有些情形下,专利侵权行为的认定没有任何争议,案件的焦点集中在专利侵权判定即被控侵权行为是否落入专利权保护范围的判断过程;而有些案件中如何认定被诉行为是否属于专利法意义上的侵权行为则成为关注的焦点。此外,两者
7、的判断过程、标准是相对独立的,因此,在处理专利侵权案件过程中,专利侵权判定以及侵权行为的认定并没有固定的法律适用顺序,在实践中可以根据具体案情进行考量。3第一章第一章 实施专利的行为实施专利的行为根据专利法第十一条的规定,实施专利,对发明和实用新型专利权而言,是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对于外观设计专利权而言,是指制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。专利法第十一条列举的五种行为是对侵犯专利权行为的穷举,未列入其中的行为,不构成实施专利的行为,不能采用类比的方式将其纳入侵犯专利权行为的范畴。例如,设
8、计专利产品的行为,如果未将该设计转化为专利产品,则设计行为本身不构成实施专利的行为;仓储和运输专利产品的行为,如果该专利产品非行为人制造,行为人也未销售或许诺销售该专利产品,则仓储和运输行为不构成实施专利的行为,但上述行为构成共同侵权的除外。第一第一节节 制造制造制造,对于发明和实用新型专利权而言,是指作出或者形成具有权利要求所记载的全部技术特征的产品;对于外观设计专利权而言,是指作出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计方案的产品。制造行为的对象应当是专利产品,包括将原材料经化学反应、将零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品等行为。1.1 产产品的数量、品的数量、质质量和
9、制造方法量和制造方法对对制造行制造行为为的影响的影响在制造行为的认定中,通常需要关注制造的结果,即制造的产品4是否为专利产品。产品的数量、质量或性能以及制造方法通常不影响对制造行为的认定,除非制造产品的数量极少影响到对生产经营目的的认定、产品的质量或性能使得产品未落入权利要求参数限定的范围内、或者权利要求中同时限定了特定的制造方法。1.2 委托加工或委托加工或贴贴牌生牌生产产行行为为加工承揽,是指定作人或委托人提供样品或图纸,承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品,承揽人或加工人交付成品,定作人或委托人支付报酬的行为。企业接受委托加工或贴牌生产都属于加工承揽。如果委托加工的产品侵犯专利权
10、,承揽人或加工人的加工行为构成实施专利的行为,定作人或委托人的委托行为也构成制造专利产品的行为。【 【案例案例 1-1】 】A 公司与 B 公司签订委托加工合同,约定 B 公司按照 A 公司提供的产品图纸及相关技术要求进行产品加工,所加工产品由 A 公司贴牌销售,产品涉及的知识产权风险由 A 公司承担。后 C 公司在市场发现,A 公司上述产品侵犯了其专利权,遂以 A、B 公司侵犯其专利权为由向当地知识产权局提请调处。分析与分析与评评述:述:不论是否直接参与产品制造,在产品上标识自己为制造者的主体,通常被认定为是法律规定的“制造者”或者“生产者”。A 公司应对其产品承担相应的法律责任,其委托加工
11、的行为应当认定为专利法第十5一条规定的“制造”行为。同时,B 公司是产品制造行为的实际参与者,依法也应当承担侵权责任。并且,由于名义制造人的行为和实际制造人的行为密切联系,缺一不可,共同导致了侵权后果的发生,故一般应认定两者构成共同侵权,承担连带责任。A 公司不能以其未直接制造专利产品为由不承担赔偿责任,B 公司也不得以其相应的加工承揽合同中有免责条款为由抗辩 C 公司的主张。当然,B 公司可以在对 C公司承担赔偿责任后依合同免责条款向 A 公司追偿。1.3 组组装与装与维维修修专专利利产产品的行品的行为为被控侵权人将来自于同一或者不同途径的零部件组装成专利产品属于制造专利产品的行为。专利权人
12、制造或经专利权人许可而制造的专利产品售出后,专利产品的所有权人(包括合法的持有人)在使用专利产品过程中,为了使专利产品发挥正常功能,对专利产品进行必要的维修,这种行为不构成侵犯专利权的行为。但是,在专利产品的使用寿命终结、丧失其本来功能后,所有权人在报废的专利产品基础上再行加工、恢复其原有功能的行为,则被称作“再造”,构成侵犯专利权的行为。修理包括对未受专利保护的部件的替换、对相同部件的重复替换以及分别替换不同的部件,但不包括制造新产品的权利或对已经使用和用尽的产品的再造权利。判断再加工行为属于维修还是再造,通常需要考虑以下几个方面:一,最先销售的产品与需要更换部件之间的关系;二,该部件的构造
13、、价格、是否为损耗品;三,在购买之前,专利权人与购买者之间是否达成有关修理方面的协议。61.4 在已有在已有产产品上添加品上添加图图案和案和/或色彩或色彩获获得得专专利利产产品的行品的行为为外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出得富有美感并适用于工业应用的新设计,组成外观设计的要素是形状、图案和色彩。外观设计保护的是产品的形状、图案、形状和图案的结合、形状与色彩的结合、图案与色彩的结合以及形状同图案和色彩的结合。被控侵权人从他人处获得已有产品,并在产品上添加图案和/或色彩,如果最终的产品落入外观设计专利保护的范围,则该添加图案和/或色彩的行为属于制造专利产品的
14、行为。【 【案例案例 1-2】 】张三拥有名称为“出租汽车”的外观设计专利,该专利系在某特定外形轮廓的小汽车上设有黄黑相间的图案。李四从汽车厂商处购买了相同型号的小汽车,并对其进行重新喷漆,最终获得的汽车外观落入了张三外观设计专利的保护范围。张三主张李四侵犯了其外观设计专利权。在这一侵权纠纷中,虽然李四并未制造汽车本体,但汽车本体只是一个中间产品,其在车身上喷涂相应的图案并获得最终专利产品的行为,类似于发明或实用新型专利侵权中购买零部件并组装成专利产品的情形。故被控侵权人应被认定实施了制造专利产品的行为。1.5 制造制造产产品品仅仅供出口的行供出口的行为为未经专利权人许可擅自制造侵权产品并全部
15、出口到国外的行为,虽然因产品全部销往国外,并不会损害专利权人在本国范围内实现专利权,但其仍然构成制造专利产品的行为,该种行为构成侵权。第二第二节节 使用使用7使用,对于发明或者实用新型专利产品而言,是指权利要求所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用,该应用不局限于专利说明书中指明的产品用途,除非权利要求中已明确记载该用途;对于发明专利方法而言,是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现,使用该方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权行为的认定。使用外观设计专利产品的行为不属于侵犯专利权的行为。2.1 将将专专利利产产品品组组装成另一装成另一产产品品将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作
16、为零部件或中间产品制造另一产品的,应当认定属于对专利产品的使用。【 【案例案例 1-3】 】在某锁发明专利侵权纠纷中,专利权人 A 称,其拥有一项名为“锁”的实用新型专利,市场上销售的一款防盗门中安装的锁具侵犯了该专利权,因此认为防盗门的制造兼销售者 B 公司制造并销售了该锁具,应当承担侵权责任。B 公司辩称,锁具是从 C 公司购买的,B 公司并未制造该锁具,也未销售锁具,其销售的是防盗门,不应承担侵权责任。B 公司提供了从 C 公司购进锁具的证明。分析与分析与评评述:述:首先,专利权人 A 主张 B 公司制造了专利产品的主张于事实无据,因为 B 公司能够提供购进锁具的证明,证明该锁具是成品购
17、进的,B 公司并未参与其制造行为,不能认定其制造了专利产品。B 公司虽然实施了锁具的安装、连接等装配行为以保证防盗门防盗功能实现,8但该行为实际上是一种通过对侵权产品的整体使用,达到其制造防盗门的必要行为,而非制造侵权产品“锁”的行为。其次,B 公司未经专利权人 A 许可,为生产经营目的,购买了侵犯专利权的锁具产品以制造防盗门产品的行为,实际上构成使用专利产品的侵权行为。第三,B 公司认为自己未销售专利产品的主张不能成立,虽然 B 公司是整体销售防盗门,并未单独销售锁具,销售防盗门的价格中也未列明锁具所占比例或金额。但该锁具是实现防盗门功能的主要部件,不具备该部件的防盗门即便能够单独销售,其价
18、格也必然低于配备锁具的防盗门,消费者以特定价格购买防盗门即隐含已为该锁具支付了价款,因此销售防盗门产品包含了对锁具的销售,B 公司为生产经营目的而进行的销售行为也构成了对专利权的侵犯。2.2 拥拥有、有、储储存或保存存或保存专专利利产产品品拥有、储存或保存专利产品的行为,通常不构成使用专利产品的行为。判断拥有、储存或保存专利产品是否构成使用行为,需要考虑产品的性质以及储存或保存的目的等因素。例如,如果行为人购买了侵权产品,但仅存放于库房中,尚未进行下一步的销售行为,其本身也不具备使用该产品的条件,则储存行为不应被认定为使用专利的行为。但是,对于某些属于备用性质的产品,例如急救装置、救火设备等,
19、只要将其按照使用要求在建筑物内予以配置,就构成使用行为,不能认为只有在救火或急救中的使用才构成使用。同样,如果储存或保存某种产品的目的是为了随时投入使用,则只要备用状态存在,也构成使9用专利权的行为。2.3 出租、出借、抵押、出租、出借、抵押、质质押、演示宣押、演示宣传专传专利利产产品品将侵犯专利权的产品用于出租、出借、抵押、质押以谋取利益的,应当认定属于对专利产品的使用。将侵犯专利权的产品用于商业演示、广告宣传,如果利用了其技术属性的,一般应认定属于对专利产品的使用;如果仅作为与不侵权产品进行对比,说明不侵权产品的性能优于专利产品的,则不宜认定其构成对专利产品的使用。【 【案例案例 1-4】
20、 】甲公司拥有一项汽车的发明专利,乙公司制造了侵犯该专利的汽车,丙公司为乙公司的汽车经销商。为了销售该车型,丙公司制作了宣传片,片中出现了汽车高速行驶的镜头。甲公司认为丙公司演示宣传片的行为构成使用专利的行为。分析与分析与评评述:述:由于宣传片的目的在于强调汽车的性能优越,显然宣传片对于汽车的使用利用了汽车的技术属性,因此,该宣传片的播出构成使用专利产品的行为。与之相应,如果另有一销售服装的丁公司,在其广告宣传画中将上述侵权汽车产品作为背景使用,其目的仅在于利用汽车外形的美感获得设计效果,消费者观看后无法将汽车的技术属性与服装产品进行联系,则丁公司并未从使用该汽车的行为中获得侵犯甲公司专利权的
21、利益,这一广告宣传行为因未利用产品的技术属性而不构成侵犯专利10权的行为。2.4 使用使用专专利方法利方法专利技术方案可以分为产品技术方案和方法技术方案,方法技术方案又可以分为产品制造方法和操作使用方法。产品制造方法是制造某种产品的方法,一般是通过设定一定条件、使用特定的装置设备并按照特定的工艺步骤使某种物品如原材料、中间产品在结构、形状或物理化学特性上发生变化并形成新的产品的方法。操作使用方法是对特定装置设备、特定产品的操作使用,如测量、计算、制冷、通讯方法等。使用专利方法,是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现,使用该方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权的认定。对于产品制造
22、方法专利,使用产品制造方法就是按照专利方法生产出相应产品的行为,通常表现为制造相关产品的过程,在结果上表现为制造出相应的产品。对于操作使用方法专利,使用专利方法就是生产经营过程中按照专利方法的步骤、条件逐一再现专利方法的全过程。使用专利方法是专利方法的完整再现,如果专利方法有特定步骤顺序,则使用专利方法还应遵循该顺序,一般而言,省略专利方法的步骤或者未按专利方法的顺序完整地再现专利方法,均不构成使用专利方法的侵权行为。第三第三节节 销销售售销售专利产品,是指将落入专利权保护范围的被控侵权产品的所11有权、或者依照专利方法直接制得的产品的所有权、或者将含有外观设计专利的产品的所有权从卖方有偿转移
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